关于SEP合理权利金计算的两个美国法院判决评析

透过分析CSIROv.Cisco与Microsoftv.Motorola两个诉讼案的判决来理解美国法院针对SEP合理权利金是如何计算的。...



CSIRO v. Cisco (6:11-cv-00343)

2015年12月3日美国联邦巡回上诉法院（CAFC）对CSIRO（CommonwealthScientific and Industrial Research Organisation, 澳洲科学及工业研发组织）控告美国网络设备大厂思科系统（Cisco）所制造与贩卖的WIFI芯片产品侵害其美国第5,487,069 号专利（以下简称’069专利）一案撤销原判决并发回重审。

其争点在于：

1.  Cisco主张地院未采用最小可销售专利实施单位原则（smallest salablepatent-practicing unit）作为合理许可金计算基础。

2.  地院法官未审酌’069专利技术纳入标准后的情况及未依据Georgia-Pacific15项分析要素进行适性调整。

3.  地院未审酌CSIRO与Radiata先前已成立的技术许可协议条件。

CAFC将本案撤销发回重审，理由如下：

1.本案不适用最小可销售专利实施单元原则(smallest saleable patent practicing unit, SSPPU)

CAFC认为最小可销售专利实施单元非唯一的计算合理许可金的计算方式，应考虑个案不同而采不同的计算方式，Cisco的WIFI芯片产品本身并非系争专利发明，故WIFI芯片产品价格无法真正反映该专利价值，并且无线通信产业已普遍侵害CSIRO专利，前述WIFI芯片产品价格已由于各方普遍侵权以及产品普及市面而受到贬低，故单纯以WIFI芯片价格来估算系争专利的实质贡献不符常理。

2.针对标准化专利应考虑’069专利受标准化的情况

依据美国专利法第284条规定，’069专利自身的价值应与标准化后所生的附加价值加以区别，使其仅反映’069专利为’069侵权产品所带来的价值。而地院在计算’069专利的合理许可金时，并未排除其他无关的技术特征及区分’069专利标准化后所带来的附加价值。

3. 应审酌CSIRO与Radiata先前已成立的技术许可协议条件

Radiata为CSIRO为进行专利商品化而成立的子公司，后Radiata于2001年为Cisco所并购，并仍依据CSIRO与Radiata间的技术许可协议以每单位芯片产品为基础许可金的计算方式，既然的后CSIRO在与Cisco修订该该技术许可协议时，未曾主张修订权利金计算方式，CAFC认定CSIRO主张该许可协议与本案无关联的说法无法成立，应合理审酌CSIRO与Radiata先前已成立的技术许可协议条件中关于权利金计算的方式。

Microsoft v. Motorola (2:10-cv-01823-JLR)(2:11-cv-00343-JLR)

Microsoft在2010年11月9日向华盛顿州西区联邦地院提告，控告Motorola违反其契约义务，提出有关违反契约的争讼。Microsoft主张Motorola有义务以符合RAND原则的权利金比率许可专利给Microsoft的义务。

CAFC于2015年7月30日判决维持一审结果，Microsoft仅需付每年180万美元，与Motorola请求的最高每年40亿美元相距甚大。法院还裁定，由于摩托罗拉移动违反了FRAND公平合理许可协议的原则，因此需要向微软赔偿1450万美元。但随后Microsoft与Motorola达成庭外和解。

由于此案判决相关议题甚多，本文仅就其中法院认定参与专利联盟的许可人可以获得其做为许可人可得权利金之外的其余部分价值，进行讨论。

CAFC认为专利联盟中获得的权利金仅是其联盟成员所能得到的价值中的一部份，其余部分价值将是其透过未受限制可利用包含在联盟中的知识产权而得到的价值。

CAFC认同地院判决，依据Microsoft过去支付给MPEG LA H.264专利联盟的权利金，为其自该专利联盟分配到的权利金数额的2倍的相关证据，认定参与MPEG LA H.264专利联盟的许可人可以获得至少联盟权利金两倍的其余部分价值。

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