【实务经验】职务发明认定有技巧——入职调查很重要！ IPGUI_【智龟网】

精彩导读关于职务发明的认定，历来是...

精彩导读

关于职务发明的认定，历来是企业对技术人员管理的焦点，《专利法》第6条的规定，职务发明创造是指发明人或设计人执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

根据《中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 》第12条规定：

《专利法》第6条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指：

（一）在本职工作中作出的发明创造；

（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

（三）退职，退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

《专利法》第6条所称本单位的物质条件，是指本单位的资金，设备，零部件，原材料或者不对外公开的技术资料等。

实际案例中的职务发明认定仍然存在许多困难，智龟网提醒您做好企业知识产权密切相关人员的全面管理，入职调查很重要！！

职务发明认定可反向审查发明人入职前资质

——苏州泛普纳米科技有限公司与苏州触动电子科技有限公司、罗延廷专利申请权权属纠纷案

【判决要点】

在涉及职务发明认定过程中，判断发明创造与发明人在原单位工作内容之间是否具有关联性时，除了可依据发明人在原单位所从事的本职工作、单位给其分配的任务等证据进行正向判断之外，还可以从发明人在进入原单位工作前所具有的专业知识背景与其所作出的发明创造之间的匹配程度进行反向审查。即如果发明人在进入原单位时所具备的学历背景、工作经历，与其所作出的发明创造的技术内容和创新高度并不相符合，且发明创造与原单位的研发内容或方向具有相当程度的相关性，则亦可认定该发明创造与发明人在原单位工作内容之间具有关联性，除非发明人能够就此提出相反证据予以推翻。

上诉人（原审原告）：苏州泛普纳米科技有限公司

被上诉人（原审被告）：苏州触动电子科技有限公司

被上诉人（原审被告）：罗延廷

来源：江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第00145号民事判决书

【案情简介】

泛普公司是一家从事纳米触控膜的研发、生产与销售的高新技术企业。罗延廷原系泛普公司员工， 2013年1月14日从泛普公司处离职后设立触动公司。时隔半年，触动公司向国家知识产权局申请了名称为“一种投射式电容触控屏制作工艺”的发明专利，罗延廷为发明人，该专利申请目前正处于实质审查过程中。

泛普公司认为，罗延廷在泛普公司任职研发总监，实际从事纳米触控膜核心技术的研发工作。诉争专利申请系罗延廷离职后一年内作出，既属于罗延廷在泛普公司承担的本职工作，也属于罗延廷在泛普公司的工作任务，因此上述专利申请应为罗延廷的职务发明。故诉至法院请求判令上述发明的专利申请权归泛普公司所有。触动公司、罗延廷辩称，罗延廷在泛普公司任职从事计算机系统集成、计算机软件研发工作及公司IT建设和维护，和诉争专利申请没有任何关系，泛普公司也从未分配给罗延廷与涉案专利相关的其他任务；罗延廷从未参与过泛普公司触控核心技术工作；涉案专利系罗延廷从泛普公司处离职后经过自己的学习、研究后做出的发明创造，与泛普公司无关。

【判决观察】

本案争议的焦点为：涉案专利是否为罗延廷的职务发明。

一审法院认为：诉争专利申请系罗延廷从泛普公司离职后一年内作出，认定诉争专利申请是否系职务发明创造，应判定其是否属于罗延廷在泛普公司时承担的本职工作或是与泛普公司分配的任务有关的发明创造。判断离职后作出的发明创造的权属，应当查看该发明创造与原职务是否具有高度相关性，也即原本职工作或分配的任务是否直接涵盖或直接指向相关发明创造。

本案中，一方面泛普公司经营范围既包括纳米材料、薄膜生产工艺的研发，也包括计算机软件及集成系统研发等等，故担任研发总监一职显然不能直接证明诉争专利申请技术方案即为罗延廷在泛普公司所承担的本职工作内容；另一方面，泛普公司始终未能从提出构思、进行研究开发及实验验证等方面来举证证明泛普公司与诉争专利申请技术方案之间存在关联且罗延廷在泛普公司期间亦直接从事或参与了前述技术方案的构思和创造，故泛普公司仅以罗延廷原系其研发总监为由即要求认定诉争专利申请属职务发明的主张缺乏事实和法律依据。

泛普公司不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，并提交了与诉争专利申请有关的技术开发合同、相关证人证言以及罗延廷本人的学习和工作简历等新证据。

二审法院认为，诉争发明专利申请系罗延廷的职务发明。理由如下：

首先，在涉及职务发明认定过程中，判断发明创造与发明人在原单位工作内容之间是否具有关联性时，除了可依据发明人在原单位所从事的本职工作、单位给其分配的任务等证据进行正向判断之外，还可以从发明人在进入原单位工作前所具有的专业知识背景与其所作出的发明创造之间的匹配程度进行反向审查。即如果发明人在进入原单位时所具备的学历背景、工作经历，与其所作出的发明创造的技术内容和创新高度并不相符合，且发明创造与原单位的研发内容或方向具有相当程度的相关性，则亦可认定该发明创造与发明人在原单位工作内容之间具有关联性，除非发明人能够就此提出相反证据予以推翻。

其次，从罗延廷的专业知识背景来看，其在进入泛普公司之前，既不具有与金属纳米材料科学和技术有关的学历，又无从事与纳米触控膜制造工艺研发相关的工作经历。而诉争专利申请所涉技术领域是属于前瞻性的金属纳米材料应用技术领域。如果如罗延廷所辩称，其在泛普公司从事的仅是计算机系统集成、计算机软件研发及公司IT建设和维护工作，与涉案专利申请没有任何关系，那么其从泛普公司离职后，在无专业基础知识背景的情况下，仅凭个人之力在半年内就研发出诉争专利申请的技术成果，这明显有违该领域的科研规律。

第三，从罗延廷在泛普公司从事的工作内容来看，罗延廷是“纳米导电油墨的功能化及改性研发”技术开发合同项目泛普公司方面的联系人，在项目研发过程中，其工作范围不仅仅限于沟通、协调等事务性工作，还具体参与了项目研发有关的技术性工作。该项目结题报告实际上已经包含了诉争专利权利申请的主要发明点。因此，现有证据亦能直接证实诉争专利申请与罗延廷在泛普公司承担的本职工作直接相关。

综上，二审法院认定，诉争专利申请与罗延廷在泛普公司承担的本职工作直接相关，且是罗延廷在从泛普公司离职后1年之内作出的，故属于专利法规定的职务发明。诉争专利申请的专利申请权属于泛普公司，专利申请被批准后，泛普公司为专利权人。

声明：

1、本报告基于研究价值和参考意义而选择编辑了部分案例，但这并不代表本报告赞同法院的观点及其判决结果；

2、本报告在对判决书或新闻资讯进行选摘编辑时，有可能存在错讹或误解，欢迎与我们联系。