律智课堂商标使用许可合同是否一定需要备案？

商标许可使用合同并不是一定要提交商标局备案，但经过备案的商标许可使用合同能够更好地保护被许可使用人的合法权益。...

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案例再现

“报喜鸟集团有限公司诉金鸡公司”（案件概述）

报喜鸟公司与金鸡公司于2009年7月8日签订商标使用许可合同（以下简称许可合同）约定：报喜鸟公司将涉案商标许可给金鸡公司使用在25类服装、鞋、帽、袜商品上；许可使用的形式为普通许可；许可使用的期限自2009年7月10日起至2011年6月6日止；同年7月24日，报喜鸟公司将许可合同报国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）备案。商标局于2010年3月10完成备案，并于同年5月13日予以公告。

同年7月10日，双方又签订商标使用许可补充协议（以下简称补充协议）约定：金鸡公司承诺仅在运动衫、T恤衫、外套、跑鞋、帽、运动袜商品上使用涉案商标；未报商标局备案。

报喜鸟公司到金鸡公司开设的店铺内购得男针织圆领短T、女牛仔裤、男针织茄克、男牛仔裤各一件，并当场取得相应的购物凭证。该二份公证书所附照片显示，男针织圆领短T、男针织茄克上使用了涉案商标的图形部分，女牛仔裤、男牛仔裤所带的标签上标注了涉案商标。

相关法条

《商标法》

第四十三条商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。

经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。

《商标法实施条例》

第六十九条　许可他人使用其注册商标的，许可人应当在许可合同有效期内向商标局备案并报送备案材料。备案材料应当说明注册商标使用许可人、被许可人、许可期限、许可使用的商品或者服务范围等事项。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》

第十九条　商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。

商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。

法院观点

本案中，报喜鸟公司与金鸡公司通过自愿协商签订的许可合同及补充协议，符合国家法律、法规的相关规定，应属有效合同，双方均应依约履行。

虽然金鸡公司认为涉案商标的许可范围应以报喜鸟公司向商标局备案时提交的许可合同的约定为准，但根据《中华人民共和国商标法》第四十条第三款的规定，“商标使用许可合同应当报商标局备案”以及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条的规定，“商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力”，我国的商标使用许可备案制度并非效力性强制性法律规定，当事人是否备案并不影响合同本身的效力，故涉案商标的许可使用范围应以双方约定在后的补充协议为准，即报喜鸟公司许可金鸡公司使用涉案商标的范围应为“运动衫、T恤衫、外套、跑鞋、帽、运动袜”。

律师提醒

根据上述相关法条内容可见，我国法律并未规定商标使用许可合同必须经备案才能产生效力，一般而言，经双方当事人自愿协商签订，符合法律法规的相关规定，商标使用许可合同便具有效力。但商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人，即：未经备案的，许可双方当事人不得对善意第三人主张商标使用许可的效力，但前提是该第三人应该是善意的。例如：甲方与乙方签署了商标使用许可合同，未备案；随后，甲方与丙方签署了商标使用许合同，许可类型为排他许可，已备案。该种情况下，丙方作为善意第三人，有权要求排他使用许可使用商标，而乙方不能以其在先的商标许可进行对抗，其权利救济方式只能是追究甲方的违约责任。

商标许可使用合同并不是一定要提交商标局备案，但经过备案的商标许可使用合同能够更好地保护被许可使用人的合法权益。