运营篇之如何进行专利审计

专利审计要点...

2016年4月，美国律所Cowan Liebowitz & LatmanPC的律师William M. Borchard撰文从适用场景、耗时和成本、审计对象以及流程等方面梳理了知识产权资产审计的活动特点。Borchard指出，知识产权（专利权、商标权、著作权、商业秘密）可能是企业最具价值的资产，只要给予适当关注就会增加企业价值并创造商业效益。因此，企业应对知识产权审计加以重视。

1

知识产权审计的适用场景

当出现如下情况时，应对知识产权进行审计：

（1）获得投资回报：企业可以通过盘点已有知识产权资产、进行头脑风暴发现更好的资产利用方式、进行技术许可获得额外收入来最大化投资回报；

（2）收购或出售：当收购或出售企业或资产时，知识产权保护状态可能会影响成交价格；

（3）投融资：在进行投资或融资时知识产权是一种重要的抵押品；

（4）供投资者参考：潜在投资者希望确定企业知识产权状态是良好的；

（5）声明与保证：在许可或者签订其他涉及知识产权的合同时，需要明确采用恰当的声明和保证。

2

知识产权审计耗时与成本

（1）耗时：应当准确估计尽职调查的耗时，因为此举可以较早地获得可能会对未决交易的条款或企业的商业计划产生影响的信息。

（2）成本：知识产权检索和分析的款项是主要成本，国家、商标标志、发明、著作权的范围越大费用越高，因此控制审计范围非常重要。

3

知识产权审计对象

知识产权审计应聚焦于能帮助企业做出明智决策所需的信息，如果不考虑时间和成本，理应对所有的知识产权进行彻底调查，但在实际情况中企业必须选择真正需要审计的内容。

（1）商标：哪个标志重要，哪个次要？有无计划扩大到其他产品、服务和国家？有无未被注册过的重要标志？是否有些可以被无效？

（2）著作权：在电脑软件、包装材料、广告材料、网站、指导手册及其他可获著作权保护的项目中，哪些对企业是重要的？如果来自外部供应商，是否有合适的协议保证企业所有权？是否有限制将来使用的协议？

（3）专利和商业秘密：什么技术是当前或将来的重要技术？是否所有专利申请都应被提交？是否有恰当的保密措施保护商业秘密？

（4）域名：是否有所有相关域名的注册清单？是否都是在该企业名下注册的？是否应该与单一域名注册商合并？是否有新的域名需要注册或者现有域名需要被取消？

4

知识产权审计流程

所有知识产权审计均从列出知识产权清单开始，然后进一步检索，以明确是否权利已获得？是否官方文件已提交？是否有可能带来不利影响的未解决的质押或合同限制？在确定知识产权在哪些国家对企业现有和预期经营具有重要意义之后，可以审计以下记录：商标局、版权局、专利局记录；域名注册记录；在州办事处和县办事处的质押记录；第三方许可记录；办公室政策声明和员工协议；独立承包商协议；诉讼和争议；和解和知情协议；转让协议；未注册标志、徽标和发明一览表；保密安全措施。

5

审计人员

Borchard建议由经验丰富的顾问帮助确定知识产权审计范围、规范检索以及进行结果分析。

来源：http://www.lexology.com

转载：中科院知识产权信息

编辑：Jandy