【恒都法研】确定实际解决的技术问题的一种典型情形——发明人发现了导致现有技术某种缺陷的原因

第466期

编号：HDFYZSCQ2017466x0a单位｜恒都知识产权事业部x0a作者｜专利无效专业组

慕丹

高级公司制合伙人x0a编者｜恒都微信运营团队...

第466期  编号：HDFYZSCQ2017466

单位｜恒都知识产权事业部

作者｜专利无效专业组  慕丹  高级公司制合伙人

编者｜恒都微信运营团队

从发明创造的过程来看，发明人在面对最接近的现有技术并进行发明创造的历程可能是这样的，即：在最接近的现有技术的基础上，（1）认识到该最接近现有技术存在的缺陷（现象）；（2）分析得到产生该缺陷的技术方面的原因（原因）；（3）基于该原因来寻找针对性的改进技术手段以解决该缺陷（手段）。

一般情况下，根据“三步法”确定的发明实际解决的技术问题，是最接近现有技术相对于本发明而言存在的一个技术缺陷（或技术问题），这样的缺陷（技术问题）应该是本领域技术人员在没有看到本发明时，其面对最接近现有技术时就能够认识到的。

实践中有一种情形为：

发现上述技术缺陷（现象）的原因是非常困难的，而当发现该原因之后，解决手段却非常简单，甚至公知。

那么，对于该种情形，发明相对于现有技术的贡献在于发现了导致某技术缺陷（现象）的原因，而该原因一旦找出，其解决方案是显而易见的情况，如果忽视发明人在发现产生这种缺陷（现象）的原因过程中所做出的技术贡献，将技术问题直接认定为基于所发现的原因而采用的技术手段（区别技术特征）本身固有的功能和效果，则将使得所确定的发明实际解决的技术问题超出了申请日前本领域普通技术人员的水平和能力，随之得出的创造性结论也会因为“事后诸葛亮”而出现错误。

在这种情况下，确定发明实际解决的技术问题时应将“原因”和“技术手段”共同认定为发明人需要跨越的技术障碍，所确定的技术问题应确定为“如何解决该缺陷（现象）。

首先分享一个案例：

在申请号为200980108423.2的第82381号复审决定中，专利申请的技术贡献在于发现了导致导热性不佳这一缺陷（现象）产生的原因，应将发现导致导热性不佳的“原因”和“解决手段”共同认定为发明人需要跨越的技术障碍。

涉案申请要求保护一种用于电动机的分瓣定子构件及其制造方法，可以还原其发明实际完成的过程为：

首先，发明人意识到“在分瓣定子的绝缘体中加入非球形状的填料”的现有技术虽然能够提高一定的导热性，但仍存在“绝缘体在厚度方向上从线圈到定子芯的导热性不佳”的缺陷。

之后，发明人通过分析发现，含有非球形状填料的绝缘体在模制的过程中，非球形状填料会沿着树脂流动的方向取向从而在绝缘体的厚度方向层积，这导致了绝缘体沿厚度方向的导热性不佳。即，发明人发现造成绝缘体在厚度方向上导热性不佳的原因与绝缘体中非球形状填料的取向相关。

接着，发现上述原因后，发明人寻找改变非球形状填料在绝缘体的厚度方向取向层积，进而提高导热性的技术手段。通过研究发现在齿部上增设粘合剂层，在绝缘体材料流动的过程中，粘合剂层附近的绝缘体材料的流动性降低，进而绝缘体中的非球形状填料因其端部被粘至粘合剂层的表面被施加旋转力而变成随机取向，由此绝缘体在厚度方向上的导热性得以提高，解决了意欲解决的技术问题，完成了发明专利申请。

在本案中，专利复审委员会认为：依据现有技术公开的内容，本领域技术人员难以认识到导致“绝缘体在厚度方向上导热性不佳”这一现象的内在原因“与绝缘体中非球形状填料的取向相关”，这一认识已经超出了本领域技术人员在申请日前的认识水平和能力。此时，如果忽视发明人在发现导致上述导热性不佳这一缺陷的原因过程中所做出的技术贡献，将技术问题直接认定为“提高从线圈到定子芯的热传导”，则很容易认为：为提高热传导而在使用球形状填料的同时在分瓣定子芯的外周上增设粘合剂层是公知常识，从而得出发明是显而易见的错误结论。本发明的技术贡献在于发现了导致导热性不佳这一缺陷（现象）产生的原因，应将发现导致导热性不佳的“原因”和“解决手段”共同认定为发明人需要跨越的技术障碍，此时发明实际解决的技术问题应确定为“准确找到绝缘体在厚度方向上导热性不佳的原因并提供较高导热性”的问题。

再看另外一个案例：

在申请号为200610153844.5的第27939号复审决定中，专利申请的独立权利要求1要求保护一种制备4-异丙氧基-4′-羟基二苯基砜的方法，其特征在于在内壁上具有耐腐蚀层的容器中进行反应；独立权利要求2也要求保护一种制备4-异丙氧基-4′-羟基二苯基砜的方法，其特征在于在内壁上具有耐腐蚀层的容器中进行提纯。

根据说明书的记载，本申请的提出是由于发明人发现：反应容器溶出的杂质金属离子可以使得本申请式（I）二羟基二苯基单醚类化合物着色而影响产物的品质，通过在反应或提纯过程中使用“内壁上具有耐腐蚀层的容器”可以防止金属离子溶出从而避免产品被着色。决定中使用的对比文件1中并未对反应的容器作任何说明或要求，权利要求1与对比文件1的区别在于本申请使用的容器具有耐腐蚀层。

在本案中，专利复审委员会认为：依据现有技术公开的内容，本领域技术人员在申请日以前难以认识到导致“‘二苯基砜化合物’产品着色”这一现象的内在原因是：二羟基二苯基单醚类化合物中杂质金属离子的存在，这一认识已经超出了本领域技术人员在申请日前的认识水平和能力。此时，如果忽视发明人在发现导致上述产品着色这一缺陷的原因过程中所做出的技术贡献，将技术问题直接认定为“防止反应容器的金属离子析出”，则很容易认为：为解决容器被腐蚀的问题而在容器上使用耐腐蚀层是公知常识，从而得出发明是显而易见的错误结论。

本发明的技术贡献在于发现了导致产品着色这一缺陷（现象）产生的原因，应将发现导致产品着色的“原因”（容器壁的腐蚀产生的金属析出）和“解决手段”（具有防腐层的容器壁）共同认定为发明人需要跨越的技术障碍，此时发明实际解决的技术问题应确定为“准确找到产品变色原因并解决产品着色”的问题。

【结语】

从以上两个案例可以知晓，对于发明相对于现有技术的贡献在于发现了导致某技术缺陷（现象）的原因，并同时提出解决方案的发明专利申请，在确定发明实际解决的技术问题时需以所属领域普通技术人员在申请日前的水平，考虑发现上述原因所需跨越的技术障碍，否则会因为“事后诸葛亮”，而得出错误的创造性结论。

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